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PCT专利申请进入欧美国家阶段注意事项
发布时间:2020-08-31 11:05:38

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摘要:由于专利的地域性,中国与美国以及欧洲的专利制度在具体申请实践方面存在诸多差别。本文主要就申请人在中国发明专利申请通过PCT途径进入欧美国家阶段时所关注的几个问题:权利要求书附加费、主动修改时机和加快审查程序进行了探讨。

关键词:权利要求附加费;主动修改;加快审查

近年来,随着中国科技创新的步伐日渐加快,越来越多的中国企业不再满足于国内市场,而是把目光投向了国外,特别是经济比较发达的欧美市场。中国企业要想走出去、站稳脚、打胜仗,专业性地利用PCT制度,战略性地进行专利布局,是一门必须修好的专业课。

然而,由于中国与美国以及欧洲的专利制度的不同,在具体申请实践方面存在诸多差别。现就中国发明专利申请通过PCT途径在进入欧洲以及美国国家阶段时,需要注意的几个问题进行探讨。

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权利要求附加费

中国:根据中国专利审查指南中关于申请附加费的相关规定:申请附加费包括申请文件的权利要求超过10项时需要缴纳的费用,该项费用的数额以项数计算,每项征收人民币150元。

欧洲:根据欧洲专利公约的相关规定,针对权利要求书中超出15项的部分,将征收额外的权利要求费,具体的收费标准为:针对超出15项并不超过50项的部分,每项征收235欧元的权利要求费,针对超出50项的部分,每项征收580欧元。例如进入欧洲申请的文本,权利要求项数为55项,那么将会产生高达约人民币11125欧元(约人民币85500元)的超项费。

美国:根据美国专利法的相关规定,针对权利要求书中总项数超出20项的部分以及独立权利要求项数超出3项的部分,将征收额外的权利要求费,根据申请人实体大小,会有三档不同标准的官费,本篇就按照大实体的超项费来进行对比,如果申请人为小实体,只需缴纳一半的官费,如果申请人为微小实体,则只需缴纳四分之一的官费,具体的收费标准为:针对总项数超出20项的部分,每项征收100美元的权利要求费,针对独立权利要求项数超出3项的部分,每项征收460美元。需注意,美国对权利要求的超项费的征收是一直持续在审查过程中,例如,申请人在提交申请时,权利要求总项数为超过20项,而在答复审查意见通知书的过程中,将权利要求书修改为超过20项,则需要对超过部分的权利要求缴纳额外的费用,并且即使申请人在后续的修改过程中,将权利要求书最终项数修改为20项以内,该费用也不予退还。

此外,针对多项引用的权利要求,美国专利商标局规定不仅要多支付820美元/申请的官费,在计算权利要求总项数时,一个多项引用的权利要求会按照其中引用的权利要求项数为准。

建议:因此,在实际操作过程中,申请人可针对进入不同国家或地区,对权利要求书的项数及其引用关系进行不同的适应性修改调整,以避免额外的费用。例如,适当压缩权利要求项数,尤其针对进入美国国家阶段的案件,需要注意将多项引用的权利要求修改为仅引用一项。

主动修改时机

针对上述可能存在的问题,以及其他可能需要对申请文件进行修改的情形,申请人可通过提交主动修改的形式对其申请文件进行修改。然而,针对主动修改的时机,中国、欧洲以及美国存在着差异。

中国:中国发明专利申请在提交后,发明专利申请人在提出实质审查请求时、或在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提交主动修改请求。

欧洲:针对进入欧洲国家阶段的PCT申请,申请人在进入国家阶段的同时,可依据PCT条约第28或第41条,在原始提出的国际申请所公开的范围以内,对权利要求书、说明书和附图进行修改。此外,申请人可在收到EPC第161条通知书后,在该通知书指定的期限(6个月)内,提交主动修改请求;例如可在此阶段将权利要求的项数修改为不超过15项,以避免额外的权利要求费。

美国:针对进入美国国家阶段的PCT申请,类似地,申请人在进入国家阶段的同时,可依据PCT条约第28或第41条,对权利要求书、说明书和附图进行修改。此外,在提交新申请之后,以及审查员下发OA1之前,申请人均可以提交主动修改。因此,如申请人需要对权利要求书进行修改,可在此阶段进行。

加快审查程序

PCT途径进入欧洲或美国国家阶段时,为了尽快获得授权,申请人可通过加快程序加快专利申请的处理进程。例如,在申请人提交PCT申请后,收到国际局发出的PCT申请号后,即可办理进入国家阶段事宜,无需等待PCT国际公布。此外,针对进入不同国家或地区的专利申请,可通过不同的途径进行加快程序。

(1)进入欧洲阶段的加快途径

• PACE

PACE的全称是the programmer for accelerated prosecution of European patent applications。可以用于加快欧洲申请的检索和/或审查速度。申请人一般书面提出PACE请求即可,无需说明具体的加速理由(没有官费)。

 PPH

PPH即专利审查高速公路,是近些年比较热门的一个加速程序。在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景,申请人可要求在后审查加快;PPH申请也没有官费。

 (2)进入美国阶段的加快途径

 普通加快审查(AE)

通过USPTO的电子申请系统(EFS)或者网上电子申请系统(EFS-Web)进行电子提交的申请,可请求USPTO对其申请进行普通加快审查AE(acceleratedexamination)。申请人需缴纳额外加快审查费用每件130美元,并且申请的独立权利要求不超过3个,权利要求总数不超过20个,不能含有多项从属权利要求,必须符合单一性的要求。此外,申请人必须愿意进行关于现有技术及申请的可专利性等问题的会晤,并且提交一份书面声明,愿意在审查员要求时即进行会晤(申请全部主题可以授权的,可不进行会晤)。加快请求通过后,预计在自申请日起12个月内收到最终审查决定。

 优先审查(Track One)

由于普通加快审查要求的条件较为严格,无法满足申请人的需求,申请人还可通过优先审查程序加快审查程序。通过优先审查的专利申请需满足独立权利要求不超过4个,以及权利要求总数不超过30个;并且申请人需缴纳额外优先审查费用每件4800美元(大实体)。优先审查请求通过后,预计在自申请日起12个月内收到最终审查决定。

 PPH

与进入欧洲国家阶段的申请类似,在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景,申请人可要求在后审查加快;PPH申请也没有官费。

 对于年长者或有健康问题申请人的加快审查

根据USPTO审查程序手册MPEP708.02的规定,对于年长者(年龄大于65岁)或有健康问题(健康状况无法满足正常申请程序中的相应行为)的申请人可以提出特殊变更(makespecial)请求,将申请类型转变为加快,该加快与普通加快审查类似。

 完全的一通前会晤项目

完全的一通前会晤项目适用于所有技术领域的发明专利申请。申请人提出的请求至少应比第一次审查意见通知书出现在专利申请信息查询系统(PAIR)中提前一天;并且需满足独立权利要求不超过3个,权利要求总数不超过20个,且不包含多项从属权利要求;同时,申请人必须同意进行会晤。该请求通过后,申请人收到第一次审查意见通知书的时间加快。

可见,PCT途径进入欧洲和美国国家阶段的加快审查的政策非常灵活多样。申请人可根据自身案件的实际情况,选择合适的加快程序,以尽快获得专利授权。



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